REGISTRO MARCARIO - Marca derivada. Comparación ortográfica, fonética e ideológica

Frente a lo relacionado con la marca derivada, sea lo primero precisar que conceptualmente esta se entiende como aquella que se desprende de un signo previamente registrado reproduciéndolo en esencia para distinguir productos o servicios de la misma clase, sin que sus variaciones sean sustanciales. En comparación con la marca previamente registrada HADA es evidente que se reproduce en su totalidad la expresión en el signo que se pretende registrar, diferenciándose en que la marca opositora es una denominación singular y la marca cuyo registro fue negado es plural. En ese sentido se presenta identidad entre las denominación más no entre los signos, ya que la marca DISNEY HADA es compuesta y según la reglas de cotejo dadas por el Tribunal no es posible disgregarlas para compararlas. En efecto, el consumidor no acude al encuentro con la marca y separa sus componentes, al tratarse de una denominación compuesta, este la asimila en su totalidad, de manera que la expresión DISNEY marca una diferencia trascendente que imprime una carga diferenciadora, menguando todo riesgo de confusión posible. A la misma conclusión se llega cuando se confronta el signo solicitado para registro con la marca previamente registrada HADA BEBE, siguiendo los mismos derroteros que sirvieron para el anterior cotejo, las denominaciones en su conjunto contienen ambas, dos expresiones que las diferencian de manera clara en sus aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales. Las expresiones DISNEY y BEBE propias de las marcas en contienda resaltan la diferencia en el conjunto de la denominación. Así, comparadas las denominaciones HADA BEBE y DISNEY HADA se observa que las expresiones anotadas son de una relevancia tal en las denominaciones que les otorga a cada una capacidad distintiva, cumpliéndose a cabalidad la exigencia para otorgar el registro solicitado y permitir la coexistencia de ambas marcas en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00113-00

Actor: DISNEY ENTERPRISES, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la apoderada de la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC., en la cual se controvierte la legalidad de la decisión administrativa adoptada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca DISNEY HADAS (nominativa) para distinguir productos de la Clase 3 de la clasificación internacional de Niza, en atención a la oposición presentada por la persona jurídica denominada HADA S.A.

I.- LA DEMANDA

1. - Las pretensiones

La parte actora solicita que se declare la nulidad de la Resolución No. 35796 de 30 de octubre de 2007 por medio de la cual se negó el registro de la marca DISNEY HADAS (nominativa), solicitado para identificar productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza. A título de restablecimiento del derecho pide que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que se declare infundada la oposición presentada el día 13 de junio de 2006 por la sociedad HADA S.A. y que se confirmen las decisiones contenidas en las Resoluciones Nos. 34416 y 9230 de 14 de diciembre de 2006 y de 30 de marzo de 2007 respectivamente, mediante las cuales se concedió el registro del signo DYSNEY HADAS.

Finalmente pretende que se conceda el registro de la marca DISNEY HADAS (nominativa) en la clase 3 de la clasificación internacional.  

2.- Los hechos

Como hechos en los cuales fundamenta su petitum, la actora resalta los acaecidos durante el trámite administrativo que terminó con la expedición del acto demandado, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes términos:

La sociedad DISNEY ENTERPRISES INC, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo DISNEY HADAS (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la clasificación internacional de Niza.

Como consecuencia de la mentada solicitud la entidad publicó el extracto  correspondiente en la Gaceta Oficial Nº 563 de 28 de abril de 2006. Publicitada la petición de registro contra ella se opuso la sociedad HADAS S.A. sobre la base de sus marcas HADA (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clases 3 y 5 y HADA BEBE (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 3.

Conocida la oposición la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución Nº 34416 de 14 de diciembre de 2006 en la cual estimó que la oposición era infundada, resolviendo otorgar el registro del signo DISNEY HADAS (denominativo) a favor de la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC.

Contra dicha Resolución la sociedad HADAS S.A. interpuso los recursos de reposición y de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 9230 de 30 de marzo de 2007 en la cual se confirmó el acto recurrido, mientras que el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio quien mediante Resolución Nº 35796 de 30 de octubre de 2007, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 34416 en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por la sociedad HADAS S.A. y en consecuencia, negó el registro del signo DISNEY HADAS (denominativo) solicitado por la parte actora para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.-  Normas violadas y Concepto de la violación

Para la actora el acto administrativo objeto de la acción desobedece el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que desconoce que ella es la titular de las marcas registradas DISNEY en diferentes clases, circunstancia que devendría en que el consumidor relacione la marca DISNEY HADAS con las marcas DISNEY y no con las marcas HADA y HADA BEBE cuyo titular es el  opositor.

Para corroborar lo anterior cita distintos registros de sus marcas DISNEY y resalta que el signo cuyo registro se pretende es una marca derivada de aquellas, lo que le otorga un derecho de preferencia para ser registrada. En el mismo sentido advierte que la marca que se pide registrar cumple con el requisito de distintividad exigido en la normatividad andina dada la notoriedad de la marca DISNEY, reconocimiento que le permite al consumidor asociarla con esta sin que pueda ser confundible con los signos HADA y HADA BEBE.

Por otra parte sostiene que los productos ofrecidos bajo la marca DISNEY son alusivos a los distintos personajes creados por su titular, entre los cuales se encuentran las hadas bajo el nombre DISNEY FAIRIES/DISNEY. Recalca que la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC. ha realizado, respecto a sus marcas, inversiones, centros de recreación, juegos de videos, libros, revistas, papelería, artículos de fiesta, productos para el hogar, ropa y accesorios, juguetes etc, haciendo hincapié en la creación de personajes de la marca DISNEY y todos sus productos, especialmente los relacionados con hadas.

Finalmente menciona que en varias oportunidades ha otorgado licencias de uso de las marcas de su titularidad a diversas compañías colombianas, a fin de que las mismas empleen las imágenes de dichos personajes en los empaques de sus productos, lo que demuestra que no existe riesgo de confusión en tanto la marca DISNEY HADAS en Colombia sería reconocida como una marca de su titularidad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio- contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, argumentando que el signo DISNEY HADAS para la clase 3 carece de fuerza distintiva debido a la similitud que presenta en relación con las marcas previamente registradas  HADA y HADA BEBE.

Según la entidad demandada, la similitud se desprende del  examen en conjunto de los signos comparados, el cual demuestra una indudable  semejanza habida cuenta que el signo que se pretende registrar, reproduce la denominación HADA, que es la expresión principal y sobresaliente de las marcas previamente registradas HADA y HADA BEBE.

En ese sentido existen semejanzas que conllevarían al público consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos, de forma tal que la coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los llevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, más aun si la marca solicitada pretende amparar los productos comprendidos de la clase 3 al igual que los que amparan las marcas HADA y HADA BEBE. 

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

La sociedad HADAS S.A., tercero interesado en las resultas del proceso,  contestó la demanda argumentando que una correcta aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 deviene en la imposibilidad de otorgar registro al signo DISNEY HADAS.

Se opone a que la marca DISNEY HADAS (denominativo) sea derivativa de la marca DISNEY, ya que con la inclusión de la denominación HADA hace que se incluyan variaciones sustanciales que hacen del signo uno autónomo y no derivado, más aun si se tiene en cuenta que  la denominación HADA no es un elemento común o descriptivo dentro de la clase 3 en tanto no otorga ningún tipo de información sobre los productos que de esa clase. 

Advierte que si bien la marca DISNEY pude ser notoria, esa característica  no genera la potestad de registrar otro signo tal y como lo ha sostenido tanto la jurisprudencia del Tribunal Andino como la doctrina, al respecto advierte que la protección que se concede a la marca notoria no incluye la potestad de obtener el registro de un signo distinto al notorio por el simple hecho de que el titular de este sea quien lo solicite.  

Para el tercero resulta evidente que las pruebas aportadas hacen referencia a la notoriedad de la marca DISNEY pero que esa circunstancia escapa a la materia del proceso porque en él no se busca determinar ese aspecto sino la distintividad del signo DISNEY HADAS.

A lo anterior agrega que la marca notoria DISNEY se encuentra registrada para distinguir entretenimiento, mientras que el signo solicitado DISNEY HADAS se solicita registrar para distinguir productos de la clase 3.

Finalmente concluye que la imposibilidad de registrar el signo DISNEY HADAS radica en la confusión directa que se presentaría respecto sus marcas HADA y HADA BEBE, otorgadas para distinguir  productos de la misma clase 3.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante escritos obrantes a folios 525 a 561 del expediente, las partes demandante y demandada así como el tercero interesado alegaron de conclusión.

Vistos los argumentos de cada uno de los alegatos se advierte que en suma todos reiteran lo expuesto en la demanda y en la contestación que se hiciera de la misma.

El  agente del Ministerio Público guardó silencio en esta causa.

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N° 87-IP-2011 del 23 de noviembre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó:

“PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DISNEY HADAS (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con un signo denominativo y otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Por tanto, el signo denominativo que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

El Juez Consultante debe determinar si se está en frente del registro de una marca derivada y, posteriormente, realizar un análisis complejo de registrabiliad teniendo en cuenta factores como si el signo a registrar está compuesto por elementos de uso común y genéricos, o si es derivado de una marca notoria, de conformidad con los parámetros planteados en la presente providencia.

SEXTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

El que alega la notoriedad de la marca debe probarla. De no probarse la notoriedad de la marca opositora se tendrá que analizar la conexión competitiva entre los productos de las Clases 3 y 5.

SÉPTIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos de la Clase 3 y de la Clase 5, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 3 que impliquen un posible riesgo de confusión con los productos comprendidos en la Clase 5, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

En el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos de la Clase 3 con productos comprendidos en la Clase 5.”

VI-. DECISIÓN

Al no observarse una causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico a resolver

Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución acusada mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegada para la Propiedad Industrial, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad HADAS S.A. contra la solicitud de registro de la marca DISNEY HADA (nominativa) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo mismo, se debe determinar si esas decisiones de la administración son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso.

2.-  Las marcas en conflicto

Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE PRETENDE

MARCAS OPOSITORAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

3.- Normatividad aplicable

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 83-IP-2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese Tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…)

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…)

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…)”.

4.- Análisis de los cargos

Según se aprecia en el líbelo la nulidad impetrada se edifica bajo dos argumentos, el primero de ellos consiste en que la marca cuyo registro fue negado, DISNEY HADAS, resulta ser una marca derivada de la marca “notoriamente conocida” DISNEY, razón suficiente para otorgar el registro del signo.

El segundo de los argumentos de la actora consiste en que no hay similitud entre el signo que ella pide registrar y las marcas previamente registradas HADA BEBE y HADA, lo que desvirtúa las razones tenidas por la Superintendencia para adoptar la decisión que hoy se acusa. 

Así las cosas se entrará a analizar los aspectos tendientes a establecer si el signo que se busca registrar es derivativo de la marca DISNEY y si existe similitud que conlleve riesgo de confusión entre las marcas en disputa, para lo cual se realizará el cotejo correspondiente.

Frente a lo relacionado con la marca derivada, sea lo primero precisar que conceptualmente esta se entiende como aquella que se desprende de un signo previamente registrado reproduciéndolo en esencia para distinguir productos o servicios de la misma clase, sin que sus variaciones sean sustanciales. En lo relacionado con este tipo de marcas, la interpretación prejudicial dada para el presente asunto sostiene:

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas:

“(…) en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Proceso 84-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: KRYSTAL).” (Las negrillas son de la Sala)

De lo anotado por el Tribunal Andino de justicia se desprende, que para considerar que una marca deriva de otra deben concurrir los siguientes requisitos: i) Su registro debe ser solicitado por el titular del signo previamente registrado. ii) Se debe solicitar el registro con el fin de distinguir los mismos productos o servicios para los cuales se registró la marca principal. iii) Las variaciones presentes en la marca derivativa no pueden ser sustanciales en relación con la principal, o con sus elementos accesorios.

Así las cosas, la actora manifiesta que el signo DISNEY HADAS es derivativo de la marca DISNEY cuyo titular es la sociedad DISNEY ENTERPRISES, INC., siendo registradas para las clases 3, 25, 28, 9, 41, 16, 14, 18, 20, 21, 24, 29, 30 y 32.

La Sala observa que se dan las condiciones reseñadas para concluir que el signo que se pretende registrar se deriva de la marca DISNEY. En efecto, según se anotó en líneas anteriores, para que se considere que una marca deriva de otra previamente registrada aquella debe buscar amparar los mismos productos o servicios, esto, en tanto que el derecho de registro se desprende precisamente de la marca principal que como resulta apenas natural tiene como fin amparar ciertos productos o servicios, de manera que resultaría contrario a toda lógica que se pretenda derivar un derecho de registro para amparar productos distintos a los que se han acogido con el signo principal.

En ese orden, se tiene que el signo DISNEY HADAS se solicitó para distinguir los productos de la clase 3 de la clasificación internacional, justamente, al proceso se allegó la certificación del registro No 329530 de la marca DISNEY a favor de la sociedad DISNEY ENTERPRISES, INC. denominativa, para la clase 3 versión 8 de la clasificación internacional, con vigencia hasta el 28 de febrero de 2017. Lo anterior demuestra que la solicitud de registro fue realizada por el titular de la marca principal y para productos de la misma clase.

En cuanto el tercer requisito la Sala estima que agregar la denominación HADAS no resulta una cambio sustancial de la marca DISNEY en atención a que la sustancia de la denominación se encuentra en ella misma, sin que sea dable predicar que, por el hecho de pasar de ser una denominación simple a una compuesta, se presente una variación sustancial habida cuenta de que la esencia de la denominación se conserva.

Ahora bien, que el signo que se pretende registrar sea derivado no resulta suficiente para otorgar el registro ya que ello no lo exonera del examen de registrabilidad que demuestre que este cumple con las exigencias de la norma comunitaria para ser registrado como marca, en ese mismo sentido se pronunció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la interpretación prejudicial dictada para ese proceso cuando advirtió:

“Por otro lado, el Tribunal ha manifestado que: “(…) el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.”

Como consecuencia de ello la Sala realizará el cotejo marcario correspondiente a fin de establecer el grado de similitud entre los signos confrontados, para ello, se tendrán en cuenta las reglas de cotejo dadas para signos denominativos ya que si bien una de las marcas opositoras es mixta (HADA BEBE), los elementos predominantes son las palabras que conforman los signos, siendo ello suficiente para adoptar las reglas de comparación en marcas de este tipo.

La comparación debe orientarse a establecer si desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, se presenta alguna similitud de acuerdo con los siguientes criterios:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Según las reglas anteriormente enunciadas se puede precisar: 

MARCA CUYO REGISTRO SE PRETENDE

MARCAS OPOSITORIAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

En comparación con la marca previamente registrada HADA es evidente que se reproduce en su totalidad la expresión en el signo que se pretende registrar, diferenciándose en que la marca opositora es una denominación singular y la marca cuyo registro fue negado es plural. En ese sentido se presenta identidad entre las denominación más no entre los signos, ya que la marca DISNEY HADA es compuesta y según la reglas de cotejo dadas por el Tribunal no es posible disgregarlas para compararlas. En efecto, el consumidor no acude al encuentro con la marca y separa sus componentes, al tratarse de una denominación compuesta, este la asimila en su totalidad, de manera que la expresión DISNEY marca una diferencia trascendente que imprime una carga diferenciadora, menguando todo riesgo de confusión posible.

En consecuencia, se tiene que la palabra DISNEY HADAS tiene longitud, número de sílabas y prefijo distintos al de la denominación HADA. En cuanto el sonido que se emite al pronunciar cada una, se reitera, la denominación DISNEY hace que se produzca una dicción distinta de la totalidad del signo,  para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera sucesiva para advertir tales diferencias:

- DISNEY HADAS - HADA – DISNEY HADAS - HADA -

- DISNEY HADAS - HADA – DISNEY HADAS - HADA -

- DISNEY HADAS - HADA – DISNEY HADAS - HADA -

En suma, no existe semejanza fonética entre las marcas enfrentadas.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual es preciso señalar que la expresión DISNEY HADAS no es una expresión propia del idioma castellano, pues no aparece consignada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ahora, es indudable que la segunda palabra se refiere a una figura fantasiosa, más la denominación en su conjunto no ofrece significado alguno.

Por su parte, la denominación HADA significa, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un “ser fantástico que se representaba bajo la forma de mujer, a quien se atribuía poder mágico y el don de adivinar el futuro.”   

Visto todo lo que antecede es indudable que no existe similitud capaz de crear riesgo de confusión entre el público consumidor, desvirtuando el motivo que llevo a la Superintendencia a negar el registro.

A la misma conclusión se llega cuando se confronta el signo solicitado para registro con la marca previamente registrada HADA BEBE, siguiendo los mismos derroteros que sirvieron para el anterior cotejo, las denominaciones en su conjunto contienen ambas, dos expresiones que las diferencian de manera clara en sus aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales. Las expresiones DISNEY y BEBE propias de las marcas en contienda resaltan la diferencia en el conjunto de la denominación.

Así, comparadas las denominaciones HADA BEBE y DISNEY HADA se observa que las expresiones anotadas son de una relevancia tal en las denominaciones que les otorga a cada una capacidad distintiva, cumpliéndose a cabalidad la exigencia para otorgar el registro solicitado y permitir la coexistencia de ambas marcas en el mercado.

Todo lo anterior concuerda con lo expresado por la interpretación prejudicial dada en este caso, cuya trascendencia es pertinente traer a colación en cuanto reafirma lo apreciado por la Sala en las comparaciones de los signos denominativos estudiados, dijo el Tribunal en este aspecto:  

“En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo denominativo que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).”

En conclusión el signo DISNEY HADAS es derivativo de la marca previamente registrada DISNEY para amparar productos de la clase 3 de la clasificación internacional, a más de contar con la las exigencias de la normatividad andina para ser registrada como marca, esto es, tiene el suficiente grado de distintividad y representación gráfica, lo que le otorga el derecho a su titular para que sea registrado como marca.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO:        DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 35796 de 30 de octubre de 2007, por medio de la cual se negó el registro de la marca DISNEY HADAS (nominativo), solicitado para identificar productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO:        Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca DISNEY HADAS (Denominativa) a favor de la sociedad DISNEY ENTERPRISES, INC. para amparar productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza.

TERCERO:     Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar el extracto de la presente decisión en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO:           Negar las demás pretensiones de la demanda. Una vez en firme esta decisión ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 20 de junio del 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO                    MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ                                            

                             Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO                  GUILLERMO VARGAS AYALA