11001-03-24-000-2004-00349-01

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Excepción al análisis en conjunto de la marca. Conexión competitiva

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca AGRY-GENT se solicitó para distinguir la totalidad de los productos de la clase 5 internacional; y aquel que se concedió a las marcas mixtas AGROGEN fue para distinguir ““fungicidas, insecticidas, herbicidas, productos para la destrucción de los animales dañinos, productos veterinarios y desinfectantes” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca AGRY-GENT no es lo suficientemente distintiva respecto de los signos mixtos AGROGEN, pues los productos que pretende distinguir no se diferencian de aquellos que distinguen las marcas registradas, y un eventual registro podría generar un riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor. En este orden de ideas, se advierte que los productos de ambas marcas podrían ser comercializados por los mismos canales. Además, por la misma razón, se publicitarían por los mismos medios, como lo son la televisión, la prensa y la radio; y tienen una relación directa y una misma finalidad, pues estarían destinados a la agroindustria.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A

NOTA DE RELATORIA: Comparación ortográfica, fonética e ideológica, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 2002-00274, MP. Camilo Arciniegas Andrade. Reiteración jurisprudencial, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de febrero de 2012, Rad. 2006-00201, MP. Marco Antonio Velilla Moreno (E).

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 1785 DE 2004 (30 de enero) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 6894 DE 2004 (30 de marzo) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RESOLUCION 10744 DE 2004 (27 de mayo) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la sociedad QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S. DE R.L.M.I., contra las Resoluciones 1785 de 2004 (30 de enero), 6894 de 2004 (30 de marzo) y 10744 de 2004 (27 de mayo), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca AGRY-GENT, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” en la clase 5 internacional.

QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S. DE R.L.M.I., domiciliada en Chihuahua, México, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

El 11 de junio de 2003 la sociedad QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S. DE R.L.M.I. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca AGRY-GENT, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” en la clase 5 internacional.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 531 de 2003 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la sociedad AGROQUÍMICOS GENÉRICOS S.A., pues consideró que no debía ser registrada, habida cuenta de que era confundible con la marca mixta AGROGEN, previamente registrada a su favor en la misma clase internacional.

Mediante Resolución 1785 de 2004 (30 de enero), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró fundada la oposición presentada por AGROQUÍMICOS GENÉRICOS S.A. y negó el registro de la marca AGRY-GENT, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” en la clase 5 internacional.

Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 6894 de 2004 (30 de marzo) y 10744 de 2004 (27 de mayo), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 1785 de 2004 (30 de enero).

La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134, y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Señala que el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”.

Bajo el anterior contexto, considera que debe concederse el registro de la marca AGRY-GENT, pues es suficientemente distintiva para distinguir productos en la clase 5 internacional. De hecho, señala que el signo cuyo registro se negó está compuesto por un diseño caprichoso y una expresión distintiva, que es diferente de las marcas mixtas AGROGEN, previamente registradas a favor de la sociedad AGROQUÍMICOS GENÉRICOS S.A..

1.3.2. Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

A su turno, afirma que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

En este orden de ideas, señala que la Superintendencia de Industria y Comercio erró al realizar el cotejo marcario, pues no tuvo en cuenta el diseño gráfico que acompaña a la marca AGRY-GENT, el cual la hace distinta a las marcas AGROGEN.

Aunado a lo anterior, indica que las marcas pueden coexistir en el mercado, debido a que se encuentran conformadas por las partículas AGRO, AGRY y GEN, que son genéricas y de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por último, afirma que no existe similitud fonética, visual ni conceptual entre las marcas mixtas AGROGEN y AGRY-GENT, por cuanto se pronuncian diferente, se perciben de manera distinta y no generan la misma idea en la mente del consumidor.

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

En este sentido, afirmó que no podía otorgarse el registro de la marca AGRY-GENT, a favor de la demandante, pues era semejante fonética y ortográficamente con los signos mixtos AGROGEN, previamente registrados a favor de la sociedad AGROQUÍMICOS GENÉRICOS S.A..

Aunado a lo anterior, sostuvo que un eventual registro de la marca AGRY-GENT generaría confusión indirecta en los consumidores, quienes podrían asociar con un origen empresarial común los productos que ésta distinguiría con los que amparan los signos mixtos AGROGEN, máxime cuando las marcas pertenecerían al mismo nomenclátor y los productos que distinguirían serían los mismos, compartirían las mismas finalidades y se comercializarían por los mismos medios.

2.2. La sociedad AGROQUÍMICOS GENÉRICOS S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, pues consideró que existía semejanza fonética y ortográfica entre las marcas AGRY-GENT y AGROGEN, que podría generar confusión en los consumidores, máxime cuando distinguirían iguales productos en la misma clase.

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Manifestó que el cotejo marcario debía realizarse entre las partículas GENT y GEN, pues los prefijos AGRY y AGRO eran de uso común en el registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y ello constituía una de las excepciones al análisis conjunto de las marcas.

En este orden de ideas, señaló que los elementos diferentes de las marcas en conflicto eran confundibles, pues la consonante T que figuraba al final de la marca cuyo registro se negó no la hacía suficientemente distinta respecto de la marca previamente registrada a favor de la sociedad AGROQUÍMICOS GENÉRICOS S.A..

A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 129-IP-2009 se citan a continuación.

“PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos AGRY-GENT y AGROGEN, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

QUINTO: El Juez Consultante deberá determinar si las partículas AGRO y AGRY son de uso común o genéricas en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

SEXTO: Si un competidor registra una marca con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos frente la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486.

El análisis que haga la oficina nacional competente, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.”

Las partes reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en el libelo de la demanda y en la contestación de la misma.

Corresponde a la Sala determinar si el signo AGRY-GENT, cuyo registro se solicitó para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” en la clase 5 internacional, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones acusadas, negó el registro de la marca AGRY-GENT, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” en la clase 5 internacional por considerar que existía confundibilidad entre ésta y las marcas mixtas AGROGEN, previamente registradas a favor de AGROQUÍMICOS GENÉRICOS S.A. en la misma clase internacional.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y las marcas mixtas previamente registradas, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO

SE CUESTIONA

MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

AGRY-GENT

(MIXTA CLASE 5)

AGROGEN

(MIXTAS CLASE 5)

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas AGRY-GENT y AGROGEN; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues la partícula AGRY, de la marca compuesta cuyo registro se cuestiona es fonéticamente idéntica al prefijo AGRI, que es de uso común dentro del registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como sucede con la partícula AGRO de las marcas mixtas previamente registradas a favor de la sociedad AGROQUÍMICOS GENÉRICOS S.A., y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan1.

De hecho, la Sala advierte que la partícula AGRI, fonéticamente idéntica al prefijo AGRY, y el vocablo AGRO, son de uso común dentro del registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio constató que más de 10 marcas registradas en dicha clase las contienen (AGRI-BIO, AGRIBON, AGRIBRANDS, AGRICENSE, AGRICLOR, AGRIGENETICS, AGRIMARCAS, AGRIMEC, AGRIPEN, AGRISAN, AGROAVIC, AGROCAFE, AGROCAMPO, AGROCERES, AGROCHELM, AGROCON, AGROCROP, AGRODEPOT, AGROGUARD, AGROHYDRO). En este sentido, sobre las partículas comunes en marcas farmacéuticas, el Tribunal manifestó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“Por lo tanto, las partículas de uso común o genéricas que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si las partículas AGRO y AGRY son de uso común o genéricas en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.”

Ahora bien, como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue:

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que existe semejanza ortográfica y fonética entre ellas, pues la secuencia y pronunciación de la consonante G seguida de la vocal abierta E y de la consonante N se percibe y escucha de forma similar en ambas marcas. Además, debe resaltarse que la consonante T que se encuentra ubicada al final de la marca cuyo registro se cuestiona no le imprime suficiente distintividad.

Por otro lado, encuentra la Sala que no existe semejanza ideológica entre las marcas, pues mientras que la partícula GEN, evoca en la mente del consumidor la idea de lo que se entiende por la palabra “genérico”, es decir “un medicamento que tiene la misma composición que un específico, y se comercializa bajo la denominación de su principio activo”; no sucede lo mismo con la partícula GENT, que no evoca una idea específica en la mente del consumidor.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas. Sin embargo, las similitudes que presentan las marcas cotejadas son insuficientes para afirmar que la marca AGRY-GENT se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).”

En el caso sub examine el registro de la marca AGRY-GENT se solicitó para distinguir, dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas”; y el registro que se había concedido previamente a los signos mixtos AGROGEN, se otorgó para distinguir “fungicidas, insecticidas, herbicidas, productos para la destrucción de los animales dañinos, productos veterinarios y desinfectantes”, en la misma clase internacional.

“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia plasmadas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que las marcas AGRY-GENT y AGROGEN distinguen productos de la misma clase.

Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP-98:

“…el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.

Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese sólo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 5 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31.”

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si AGRY-GENT es registrable o se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

Debe recordarse, según se expuso en la interpretación prejudicial, que en materia de productos farmacéuticos “el examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.”.

En este orden de ideas, se advierte que los productos de ambas marcas podrían ser comercializados por los mismos canales. Además, por la misma razón, se publicitarían por los mismos medios, como lo son la televisión, la prensa y la radio; y tienen una relación directa y una misma finalidad, pues estarían destinados a la agroindustria.

Así las cosas, la Sala considera que el signo AGRY-GENT, cuyo registro se solicitó para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Clasificación Internacional de Niza.

A propósito, en un caso similar, en el que se canceló el registro de la marca ERASSIN en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, porque era confundible con las marcas EROXIM y EROS INN, previamente registradas en la misma clase internacional, esta Sala manifestó:

“Pues bien, a partir del examen previo, se concluye que en efecto sí existen similitudes entre las marcas ERASSIN y EROXIM y entre la primera y la marca EROS INN, y que las mismas ciertamente resultan suficientes y significativas para generar un riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, el resultado del examen realizado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, emergiendo por lo tanto, sin dificultad alguna, que la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a las otras para coexistir en el mercado de manera pacífica.

A lo anterior se suma el hecho de que las mencionadas marcas corresponden a productos farmacéuticos que forman parte de la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por otra parte, que en el proceso de comercialización de tales productos se utiliza el mismo canal de distribución (farmacias y droguerías), todo lo cual contribuye a incrementar los riesgos de confundibilidad, directa o indirecta, y/o de asociación, puesto que el consumidor podrá creer equivocadamente que al adquirir un producto que está comprando otro, o que los dos productos tienen un origen empresarial común, o si diferencia esto último, podrá creer que entre los productores existe alguna relación o vinculación económica.”5

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

1 Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.”

2 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.”

3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.”

4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”

5 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 23 de febrero de 2012, Rad.: 11001032400020060020100, Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. LAFRANCOL S.A, M.P. (E). Marco Antonio Velilla Moreno