11001-03-24-000-2007-00112-00

La marca registrada previamente se encuentra formada por siete (7) letras y está conformada por tres silabas, de las cuales se destaca que de las dos (2) primeras puede leerse la palabra CAFÉ, por cuanto la doble letra efe (F) en el idioma español es muda, y de la ultima la palabra TO. En cuanto a la marca cuestionada “CAFECETTO”, se encuentra conformada por nueve (9) letras dividida en cuatro (4) sílabas, de las cuales se destaca que de las dos (2) primeras puede leerse la palabra CAFÉ y de las dos (2) ultimas puede leerse CETO en tanto la doble letra te (T) en el idioma español es muda. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que los signos enfrentados CAFFETO y CAFECETTO comparten: I) la expresión café; y II) la silaba tónica TO, es decir, pueden generar confusión por asociación en el público consumidor. Así las cosas, la Sala encuentra que el riesgo de confusión entre los signos enfrentados se presenta desde el punto de vista conceptual y podría generar confusión por asociación en el público consumidor por cuanto se trata de signos que identifican servicios comprendidos en la Clase 43 internacional, esto es, servicios de alimentación. Fuerza concluir que la coexistencia de ambas marcas en el mercado presenta altas posibilidades de inducir a los consumidores en confusión.

El cotejo marcario también revela que los signos en contienda comparten el prefijo CAFÉ, que sin lugar a dudas es una expresión genérica, al respecto se advierte que, quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones genéricas se expone a tener una marca débil, por cuanto nada impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otra CAFFETO y CAFECETTO. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien, y los adjetivos como las palabras genéricas son de uso común. El titular de la marca opuesta, por utilizar igual elemento, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni pueden fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa, como se señala en la pretranscrita jurisprudencia comunitaria. No obstante lo anterior, La Sala considera necesario recordar que, conforme el artículo 61 de la Constitución política, el derecho marcario tiene una doble connotación desde el punto de vista de la protección que le es exigible al Estado: (i) salvaguardar los derechos individuales y subjetivos de quienes registran un signo y (ii) evitar que los consumidores se vean engañados debido al riesgo de confusión que exista entre dos o más marcas.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 154 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 172 / CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 61

NOTA DE RELATORIA: Objeto del derecho marcario, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de octubre de 2014, Rad. 2008-00167, MP. Guillermo Vargas Ayala.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 14118 DE 2006 (31 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 21747 DE 2006 (18 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 28983 DE 2006 (30 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa interpuso la sociedad K.R. Y K. CAFFETO LTDA., contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales declaró infundada la oposición presentada por ella y concedió el registro de la marca mixta CAFECETTO a favor de la señora Martha Sonia Castellanos, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1.1. Que las Marcas CAFFETO y CAFECETTO son similares en grado de causar confusión y que, por ende, dado que las marcas CAFFETO de K.R.K. CAFFETO LTDA., se encontraban registradas y vigentes al momento de expedirse las resoluciones demandadas, no es posible registrar la marca CAFECETTO, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.1.2. Que es nula la Resolución N° 14118 de 31 de mayo de 2006 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos1.

1.1.3. Que es nula la Resolución N° 21747 de 18 de agosto de 2006 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos2 por medio de la cual se confirmó la Resolución N° 14118 de 31 de mayo de 2006.

1.1.4. Que es nula la Resolución N° 28983 de 30 de octubre de 2006 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial3, por medio de la cual confirmó la Resolución N° 14118 de 31 de mayo de 2006 y se agotó la vía gubernativa.

1.1.5. Que, como consecuencia de las nulidades declaradas, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: a) la cancelación del certificado de registro, si ya ha sido expedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; o b) que se abstenga de expedir dicho certificado, si aún no lo ha sido.

La sociedad K.R.K. CAFFETO LTDA., es titular de la marca CAFFETO (mixta) para distinguir servicios de la clase 43 internacional y, solicitó en registro esa marca para amparar productos en la clase 30.

El 27 de enero de 2005 la señora Martha Sonia Castellanos solicitó el registro de la marca CAFECETTO (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 internacional.

Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad K.R.K. CAFFETO LTDA., se opuso al registro con fundamento en la marca de la cual es titular de la marca CAFFETO (Mixta) registrada para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante la Resolución número 14118 del 31 de mayo de 2006 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad K.R.K. CAFFETO LTDA., y se concedió el registro de la marca CAFECETTO (Mixta), acto éste contra el cual la sociedad opositora interpuso recurso de reposición y subsidiariamente de apelación.

A través de la Resolución número 21747 del 18 de agosto de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando la resolución impugnada.

Por su parte, mediante la Resolución número 28983 del 30 de octubre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la resolución impugnada y conceder el registro de la marca mixta CAFECETTO.

Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 135, 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.3.1. Al explicar el concepto de violación, la sociedad actora, afirmó que para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Sin embargo del cotejo de los signos en conflicto, se tiene que la marca solicitada CAFECETTO (Mixta) presenta similitudes de tipo visual, fonético e ideológico con la marca previamente registrada CAFFETO (Mixta); siendo así, la marca solicitada no es suficientemente distintiva y por tanto genera riesgo de confusión, motivo por el cual no puede ofrecer productos en la Clase 43 de la Clasificación internacional de NIZA.

1.3.2. Precisó que existe riesgo de confusión directa e indirecta por cuanto los vocablos CAFFETO y CAFECETTO son muy parecidos y, al estar el consumidor acostumbrado a asociar la marca CAFFETO con la sociedad K.R.K. CAFFETO LTDA., este podría verse inducido a error pensando que los servicios y productos son de la misma sociedad.

Indicó que la marca solicitada reproduce parte esencial de la marca previamente registrada (CAFE), diferenciándose únicamente en que la solicitada incluye en una silaba las letras CE.

Aseguró que el elemento predominante en la marca solicitada (CAFECETTO) es el denominativo, pues el gráfico es absolutamente común y, en ese sentido no tiene la capacidad para otorgarle distintividad al conjunto.

2.1. La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones:

Sostuvo que los actos administrativos acusados y expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Aseguró que contrario a lo afirmado por la sociedad demandante, la expresión CAFECETTO tiene la suficiente fuerza distintiva para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos confrontados, es claro que tiene elementos diferenciadores que no permiten generar confusión.

2.2. Según consta en el expediente4, la señora Martha Sonia Castellanos, tercera con interés directo en el proceso, fue notificada legalmente de la demanda; sin embargo no hizo manifestación alguna.

La parte demandante5 y demanda6 presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 162-IP-2011 de fecha 25 de junio de 20127, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CAFECETTO (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos mixtos CAFECETTO y CAFETTO, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los servicios distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

TERCERO: Para la comparación entre dos signos mixtos, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando carecen de suficiente distintividad, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva.

QUINTO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. El signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto”.

No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca CAFECETTO (Mixta), a favor de la señora Martha Sonia Castellanos, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 internacional. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedad KRK CAFFETO LTDA., invocando su condición de titular de la marca CAFFETO (Mixta), se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir servicios de las Clase 43 y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, cuyo texto es del siguiente tenor:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quiere evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

La Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino y que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

De lo expuesto por el Tribunal Andino, se colige que debe identificarse la prevalencia que tiene en los signos los elementos gráficos y denominativos, esto es, cuál de ellos impacta con más fuerza la mente del consumidor.

La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo.

En este caso, para la Sala no cabe duda que el elemento predominante es el nominativo, la fuerza de las palabras hace que el signo se perciba con mayor trascendencia cuando es pronunciado.

Siendo el elemento predominante el denominativo, siguiendo las reglas trazadas por la doctrina y la jurisprudencia, la Sala deberá acudir a aquellas dadas para el cotejo de marcas denominativas según los criterios allí señalados, que se pueden resumir así:

En ese mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”8

De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.A PREV

C	A	F	F	E	T	O
1	2	3	4	5	6	7

C	A	F	E	C	E	T	T	O
1	2	3	4	5	6	7	8	9

En cuanto a la marca cuestionada “CAFECETTO”, se encuentra conformada por nueve (9) letras dividida en cuatro (4) sílabas, de las cuales se destaca que de las dos (2) primeras puede leerse la palabra CAFÉ y de las dos (2) ultimas puede leerse CETO en tanto la doble letra te (T) en el idioma español es muda.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que los signos enfrentados CAFFETO y CAFECETTO comparten: I) la expresión café; y II) la silaba tónica TO, es decir, pueden generar confusión por asociación en el público consumidor.

Así las cosas, la Sala encuentra que el riesgo de confusión entre los signos enfrentados se presenta desde el punto de vista conceptual y podría generar confusión por asociación en el público consumidor por cuanto se trata de signos que identifican servicios comprendidos en la Clase 43 internacional, esto es, servicios de alimentación. Fuerza concluir que la coexistencia de ambas marcas en el mercado presenta altas posibilidades de inducir a los consumidores en confusión.

Ahora bien, el cotejo marcario también revela que los signos en contienda comparten el prefijo CAFÉ, que sin lugar a dudas es una expresión genérica, al respecto se advierte que, quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones genéricas se expone a tener una marca débil, por cuanto nada impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otra CAFFETO y CAFECETTO. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien, y los adjetivos como las palabras genéricas son de uso común.

El titular de la marca opuesta, por utilizar igual elemento, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni pueden fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa, como se señala en la pretranscrita jurisprudencia comunitaria.

No obstante lo anterior, La Sala considera necesario recordar que, conforme el artículo 61 de la Constitución política, el derecho marcario tiene una doble connotación desde el punto de vista de la protección que le es exigible al Estado: (i) salvaguardar los derechos individuales y subjetivos de quienes registran un signo y (ii) evitar que los consumidores se vean engañados debido al riesgo de confusión que exista entre dos o más marcas.

6.2.18.- A propósito del objeto del derecho marcario, esta Sección ha reconocido que a través de él se busca la protección de los derechos del consumidor, por lo que resulta inapropiado perder de vista que “el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas, y con ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas que sean confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia.”10

6.2.19.- En el mismo sentido de lo que aquí se ha dicho, la interpretación prejudicial dada para este asunto sostiene que la prohibición de registrar un signo confundible con una marca previamente registrada busca proteger los intereses de su titular y los derechos del consumidor:

“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.”11

6.2.20.- Con todo, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 busca cumplir con el objeto dual del que se viene pregonando respecto de la normatividad marcaria, ya que impide el registro como marca de un signo que afecta indebidamente el derecho de un tercero y al mismo tiempo ampara los derechos del consumidor.

“Puede calificarse como débil al signo o marca que se conforme por palabras de uso común, ya que carecerá de fuerza que pueda impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso. No se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común», y que «el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros empresarios pueden también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, que podrá ser registrado al cumplir con los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna” (negrilla y subrayado fuera del texto original)12.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones números 14118 de 31 de mayo de 2006, 21747 de 18 de agosto de 2006 y 28983 de 30 de octubre de 2006 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la nulidad del registro correspondiente a la marca CAFECETTO (Mixta), de la cual es titular la señora MARTA SONIA CASTELLANOS.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

QUINTO: RECONOCER como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio a la abogada Neyireth Briceño Ramírez, de conformidad con el poder que obra a folios 201 a 214 del expediente.

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente 2008 00167. Fallo del 23 de octubre de 2014. C.P. Guillermo Vargas Ayala.

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente No. 2001-0160. Fallo de 20 de agosto de 2004. C. P. Camilo Arciniegas Andrade.