REGISTRO MARCARIO – Descriptividad de los signos
El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada es igual a la de la designación de alguna característica o cualidad del producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Respetando la regla general de la visión de conjunto, la cual no permite su análisis fraccionado, se advierte que el lema comercial “LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA” está compuesta esencialmente de un adjetivo “GRANDE” y una designación geográfica que es “COLOMBIA, que son las dos palabras en las que se fundamenta la actora para sostener que el aludido lema es un signo descriptivo. Ya la Sala en relación con la palabra “GRANDE”, había tenido la oportunidad de pronunciarse aseverando que tal adjetivo califica cuerpos sólidos y no líquidos de modo que tal lema no podría ser descriptivo del producto que la sociedad GRUPO EMBOTELLADOR ATC, S.L., registró como marca (BIG COLA). La expresión “COLOMBIA” no evoca una distinción de origen necesariamente, pues puede estar referida al lugar donde se distribuyen los productos como ocurre en el caso en estudio. Ahora, cuestión diferente es que pueda atribuirse exclusividad sobre ésta expresión, respuesta que indefectiblemente es negativa.
REGISTRO MARCARIO – Signos de fantasía
“Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguido por éstos. Atendiendo a que el lema cuestionado no evoca en el consumidor una idea o característica del producto que identifica, sino que por el contrario, lo conduce a hacer un ejercicio mental sobre su comprensión, para la Sala el lema comercial es caprichoso y por ende registrable, máxime si, como se anotó, ya ésta Sala había hecho un análisis sobre la distintividad de la marca BIG COLA arguyendo que el término BIG o GRANDE no era descriptivo.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 179
NOTA DE RELATORIA: Descriptividad de signos, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de diciembre de 2010, Rad. 2004-00244-00, MP. María Elizabeth García González; sentencia de 4 de octubre de 2012, Rad. 2007-00291-00, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00049-00
Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S. A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms.: 20280 de 20 de junio de 2008, 27379 de 30 de julio de 2008 y 30629 de 26 de agosto de 2008, mediante las cuales, en su orden, se decidió conceder la solicitud de registro del lema comercial “LA MAS GRANDE DE COLOMBIA” a la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., para usarse con la marca mixta BIG COLA, para distinguir productos de la clase 32, se resolvió recurso de reposición en el sentido de confirmar la anterior decisión y el de apelación confirmando igualmente la Resolución No. 20280 de 2008.
I.- COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia:
II.- LA DEMANDA
La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
2.1.- Pretensiones.
“2.1. Que se declare la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio:
2.1.1. Resolución número 20280 del 20 de junio de 2008, mediante la cual, la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por POSTOBON y otorgar el registro del lema comercial “LA MAS GRANDE DE COLOMBIA”, para usarse con la marca mixta BIG COLA, certificado de registro No. 344.994, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.1.2. Resolución número 27379 del 30 de julio de 2008, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por la sociedad POSTOBON contra la Resolución No. 20280 de 2008, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria.
2.1.3. Resolución número 30629 del 26 de agosto de 2008, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por POSTOBON contra la Resolución No. 20280 de 2008, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa.
2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del registro del lema comercial “LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA” (NOMINATIVA), para identificar productos de la clase 32 Internacional en el registro de propiedad industrial”1
2.2.- Fundamentos de hecho
2.3.- Normas violadas y concepto de la violación
La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 177, literales b) y e) del artículo 135 y el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos:
Empezó por indicar que el lema comercial es un signo distintivo y que según el artículo 175 de la Decisión 486 es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. El lema tiene una función complementaria a la marca, exigiendo que sea usado con la marca a la cual está asociado para así publicitar los productos identificados con ese signo distintivo y le obliga a cumplir con ciertos requisitos como la distintividad.
Adujo que acorde con la normatividad vigente, no es posible registrar lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. A su juicio, la expresión “LA MAS GRANDE DE COLOMBIA” no comporta el carácter distintivo que se requiere, toda vez que es una expresión absolutamente descriptiva de los productos que ese lema pretende publicitar. (artículo 177 de la Decisión 486).
Expresó que luego de estudiar la expresión “LA MAS GRANDE DE COLOMBIA” observó que no tenía la suficiente capacidad para individualizar las bebidas ofrecidas bajo ese lema comercial. Alegó que al haberse permitido el registro de dicho lema se permitió un uso exclusivo teniendo en cuenta que es un signo meramente descriptivo que indica de manera clara y directa las características y cualidades del producto que distingue, refiriéndose a la calidad, el tamaño, la cantidad y su procedencia geográfica.
Lo anterior demuestra que el lema comercial produce riesgo de confusión, toda vez que indica que el producto por ella distinguido es el más grande de Colombia, lo que podría llevar al consumidor a elegirla por esta razón. Es por ésta razón por la que el actor aseguró que se violaron los literales b) y e) del artículo 135 por falta de aplicación.
En cuanto a la indebida aplicación del artículo 134 de la Decisión 486 por parte de la Superintendencia, indicó que el registro fue concedido aún sin cumplir con los requisitos allí exigidos, dado que puede llegar a generar confundibilidad entre los productos fabricados por la EMBOTELLADORA DE AGUAS Y GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. respecto de los demás productores de este tipo de bebidas.
III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, presentó escrito de contestación de manera extemporánea.
IV.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO
EN LAS RESULTAS DEL PROCESO
La sociedad GRUPO EMBOTELLADOR ATIC SL, aludió en primer lugar a la legitimación que le asistía para intervenir en el proceso, teniendo en cuenta que es el actual titular del derecho real de usufructo sobre los derechos de exclusividad de la marca registrada BIG COLA (Mixta) y del lema comercial asociado LA MAS GRANDE DE COLOMBIA, en virtud del contrato de usufructo celebrado entre la sociedad ACAVA LIMITED (anteriormente EMBOTELLADORA DE AGUAS Y GASEOSAS HUANCAYO LIMITED) y el GRUPO EMBOTELLADOR ATIC SL, suscrito el pasado 30 de diciembre de 2009.
Manifestó que el lema en disputa es completamente caprichoso y de fantasía por lo que goza de una total distintividad al no indicar esencialmente las condiciones o cualidades de los productos que identifica. Argumentó que simplemente sugiere de forma indirecta al consumidor el producto que adquiere, es decir, el más grande que puede encontrar en Colombia sin que esto implique una referencia a su tamaño, envase, imagen, marca, duración, valor nutricional, etc.
Señaló que el lema comercial “LA MAS GRANDE DE COLOMBIA” es completamente distintivo respecto de los productos que identifica con su marca asociada dentro del mercado colombiano, porque la expresión sugiere de forma muy indirecta una idea que resulta ambigua y etérea, pues nunca se menciona concretamente a qué características o cualidad exclusivamente hace referencia el adjetivo calificativo “LA MAS GRANDE”.
Sostuvo que el lema resulta novedoso y arbitrario a un punto tal que ningún fabricante de bebidas refrescantes o aguas minerales requiere de dichas expresiones para informar al público aspectos particulares de su producto, además de su originalidad, pues da cuenta que no ha sido explotada con anterioridad.
Alegó que el lema “LA MAS GRANDE DE COLOMBIA” es tan original y distintivo que con leerlo el consumidor es quien llena cualquier duda que tenga al respecto sin que sea el fabricante quien lo manifieste, ya que no afirma ni indica nada en concreto, solamente que hay algo que es muy grande y que supera cualquier otra cosa en Colombia. Y esto no quiere decir, tampoco, que el lema es engañoso porque pueda que no todas las características del producto, como por ejemplo el envase, sea el más grande de Colombia, pero sí es posible que la marca, la publicidad, la bebida, sean las más grandes.
V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
5.1.- La sociedad GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.L. señaló que debía ser aplicado el precedente jurisprudencial contenido en dos sentencias de ésta Corporación del 9 de diciembre de 2010 y 4 de diciembre de 2012 proferidas dentro de los procesos números 2004-00244 y 2007-00291, respectivamente, según las cuales el adjetivo calificativo GRANDE no es descriptivo para identificar productos líquidos incluidos en la clase 32.
a.- EL lema comercial siempre debe acompañar a la marca que acompaña, por lo tanto el lema LA MAS GRANDE DE COLOMBIA a pesar de ser distintivo y NO descriptivo, debe seguir la suerte de la marca BIG COLA que ha sido declarada por el Consejo de Estado como distintiva.
b.- Agregó que el Tribunal de Justicia Andino coincide con lo expuesto en su escrito de intervención en el sentido de afirmar que el lema comercial que se ataca hace referencia a una idea, pero una idea indeterminada, habla de algo grande, tan grande que es la más grande de Colombia, pero no es concreta y no tiene un sujeto al que se le adjudique la calificación del tamaño. Por lo tanto, este lema debe reputarse como distintivo, caprichoso y registrable.
c.- Finalmente, utilizando la fórmula que ha adoptado el citado Tribunal para saber si un signo es descriptivo, es decir, preguntándose ¿cómo es el producto?, y respondiendo (BIG COLA) LA MAS GRANDE DE COLOMBIA, se puede concluir que el lema no es descriptivo, toda vez que el consumidor medio de forma espontánea no va a contestar con el lema porque esa no es una característica esencial de las bebidas gaseosas o aguas.
5.2.- La Superintendencia de Industria y Comercio presentó alegatos de conclusión afirmando que la expresión que se acusa cumple con los requisitos de perceptibilidad y distintividad necesarios para ser registrada como lema comercial, como quiera que tiene cierto grado de contenido laudatorio, ambiguo y etéreo que no producirá en la mente del consumidor la idea de que efectivamente la bebida sea la de mayor tamaño sino que se tomará como un concepto relativo a una idea, anhelo o deseo.
5.3.- La sociedad POSADA TOBÓN S.A. afirmó que con base en lo expuesto en la Interpretación Prejudicial se podía concluir que LA MAS GRANDE DE COLOMBIA en su conjunto era un signo descriptivo de una de las cualidades de las bebidas de la clase 32 para cuya publicidad sería utilizado en Colombia.
Reiteró que la misma Superintendencia en los actos que confirieron el registro que ahora se controvierte aceptó el carácter descriptivo del lema. Para el efecto transcribió los siguientes apartes2:
“Entonces si bien se sugiere un tamaño importante, no está especificando claramente qué tamaño tiene. Por tanto el lema solicitado evoca o sugiere ciertas cualidades de los productos de la clase 32, pero es exclusivamente descriptivo de características esenciales.”
“De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no es esencial para distinguir los productos solicitados, ya que los empresarios no lo requieren de forma necesaria e imprescindible para designar productos de la clase 30 y por ende puede ser apropiado de forma exclusiva por el solicitante.”
“La denominación BIG COLA se compone de dos palabras que evocan de forma separada características de los productos amparados.”
En lo demás reiteró lo expuesto en el escrito de demanda.
VI.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 03-IP-2012 de fecha 25 de junio de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.
“PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma
Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por partículas descriptivas es registrable si el conjunto marcario es descriptivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptiva pero el conjunto marcario es distintivo.
CUARTO: Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2009-0049, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”
VII-. CONSIDERACIONES
7.1. Problema Jurídico
El asunto se orienta a determinar si se el lema comercial LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA es descriptivo de la marca BIG COLA registrado para amparar los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Para resolver el anterior problema la Sala partirá de hacer un análisis de las normas comunitarias aplicables al asunto de la referencia, para luego descender al caso y dilucidar si debe accederse o no a la solicitud de nulidad que pide la sociedad POSADA TOBÓN S.A.
7.2.- Los Lemas Comerciales
Los lemas comerciales son medios o instrumentos de publicidad de un producto o servicio que buscan llamar la atención del público consumidor, con el objetivo de que realice la compra del producto o servicio que le ofrece una empresa. A dichos signos, como la expuso el Tribunal Andino, le son aplicables las mismas causales de irregistrabilidad relativas a las marcas, por ello, al efectuar un análisis sobre la distintividad, genericidad o descriptividad, se aplican tales causales, aunque no en la misma proporción o grado que en las marcas, pues es normal que en un lema comercial se incluyan términos genéricos o descriptivos que, visto en su conjunto, no afecten su distintividad. Así lo manifestó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial:
“Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”. (Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”).3
Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo 179 de la Decisión 486 hace expresa remisión al Título de Marcas, es necesario analizar si el lema comercial cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión, obviamente, como ya se dijo, de una manera más atenuada que las marcas.
Para resolver lo anterior es necesario abordar el tema de la descriptividad de los signos, ya que es éste el cargo de nulidad que depreca la actora en su escrito.
7.3.- Descriptividad de los signos
La Sala estima necesario establecer si efectivamente los actos acusados vulneran las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino, antes transcritas ya que la actora adujo que el lema comercial “LA MAS GRANDE DE COLOMBIA” para amparar productos de la clase 32, carece de distintividad y es descriptiva, ya que “indica de manera clara y directa las características y cualidades del producto que distingue, ya que se refiere a la calidad, al tamaño, a la cantidad y a la procedencia geográfica del mismo, indicando que esa “bebida” o el contenido de la misma, es la más grande de Colombia en relación con los demás productos de la misma clase, más aún si se tienen cuenta que dichos productos se refieren a (Sic) productos de consumo masivo como las bebidas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas…brinda información acerca del contenido y tamaño de las bebidas ofrecidas, lo cual da lugar a que el consumidor represente en su mente de forma directa lo que el signo quiere transmitir sin un mayor esfuerzo”4.
Esta sección en numerosas sentencias, ha expresado que los signos descriptivos son aquellos que informan al público consumidor sobre las características o cualidades de los productos o servicios que buscan distinguir.
Al respecto el Tribunal de Justicia Andino sostiene que los signos descriptivos “…son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio…”5.
El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada es igual a la de la designación de alguna característica o cualidad del producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.
Respetando la regla general de la visión de conjunto, la cual no permite su análisis fraccionado, se advierte que el lema comercial “LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA” está compuesta esencialmente de un adjetivo “GRANDE” y una designación geográfica que es “COLOMBIA, que son las dos palabras en las que se fundamenta la actora para sostener que el aludido lema es un signo descriptivo.
Ya la Sala en relación con la palabra “GRANDE”, había tenido la oportunidad de pronunciarse aseverando que tal adjetivo califica cuerpos sólidos y no líquidos de modo que tal lema no podría ser descriptivo del producto que la sociedad GRUPO EMBOTELLADOR ATC, S.L., registró como marca (BIG COLA). Éste fue el análisis que la Sección efectuó:
“Atendiendo los lineamientos del citado Tribunal, se puede concluir que la palabra “BIG” del idioma inglés, que traducida al español significa “GRANDE”, la que a su vez se refiere a “vasto, extenso, amplio, espacioso, ancho, alto, enorme, grandioso, inmenso, desmedido, gigante, monumental, gordo, abultado, voluminoso”6, si bien es un adjetivo calificativo, contrario a lo que afirma la actora, no puede considerarse descriptiva de las características esenciales de los productos de la clase 32 Internacional de Niza, como son las aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, a pesar de que de alguna manera califique cierta cualidad o ventaja del producto, la expresión no alcanza a describir absolutamente una característica de éstos, si se tiene en cuenta que los productos de la citada clase 32 son sustancias líquidas, cuya palabra pertinente para saber la cantidad contenida en el envase o recipiente sería “volumen", vocablo que se encuentra en estrecha relación con el término "capacidad", el que se define como el espacio vacío de alguna cosa que es suficiente para contener a otra u otras cosas, mientras que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por lo tanto, en ambos términos existe una equivalencia que se basa en la relación entre el litro, unidad de capacidad y el decímetro cúbico, unidad de volumen, a través de la cual se mide el volumen que ocupan los líquidos dentro de un recipiente.
Lo anterior, pone de manifiesto que la palabra BIG o GRANDE, está relacionada con el tamaño de los objetos sólidos, lo que descarta la afirmación de la actora en el sentido de que al conformar la marca otorgada “BIG COLA”, sea descriptiva de las características esenciales de los productos de la Clase 32 Internacional.”7
La expresión “COLOMBIA” no evoca una distinción de origen necesariamente, pues puede estar referida al lugar donde se distribuyen los productos como ocurre en el caso en estudio. Ahora, cuestión diferente es que pueda atribuirse exclusividad sobre ésta expresión, respuesta que indefectiblemente es negativa.
Entonces, ante la pregunta ¿cómo es?, el consumidor no va a contestar con el lema comercial porque como se dijo el que se incluya la palabra “GRANDE” no hace que se convierta en una característica esencial de las gaseosas.
7.4.- Signos de Fantasía
En relación con los signos de fantasía el Tribunal ha dicho que:
“Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguido por éstos.
“(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).
Atendiendo a que el lema cuestionado no evoca en el consumidor una idea o característica del producto que identifica, sino que por el contrario, lo conduce a hacer un ejercicio mental sobre su comprensión, para la Sala el lema comercial es caprichoso y por ende registrable, máxime si, como se anotó, ya ésta Sala había hecho un análisis sobre la distintividad de la marca BIG COLA arguyendo que el término BIG o GRANDE no era descriptivo.
5.5.- Reglas de registrabilidad del Lema Comercial
De conformidad con las precisiones del Tribunal de Justicia Andina el análisis de registrabilidad de un lema comercial debe realizarse en forma conjunta con la marca, pues aquel es accesorio a ésta:
La suerte de la marca ya fue resuelta por la Sección en las sentencias a que se aludió anteriormente, en el sentido de confirmar judicialmente su distintividad y por ende la procedencia de su registro, de modo que en atención al análisis que se hizo del lema comercial y a los precedentes mencionados, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REMITIR copia de la sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 30 de octubre de 2014.
GUILLERMO VARGAS AYALA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Ausente en Comisión
1 Folio 56 de este Cuaderno.
2 Folio 339 de este Cuaderno.
3 Folios 314 y 315 de este Cuaderno.
4 Folio 341 ibídem.
5 Folio 317 ibídem.
6 www.elpais.com/diccionarios/ingles-español.
7 Sentencia del 9 de diciembre de 2010. Proceso número 11001 0324 000 2004 00244 00. M.P. María Elizabeth García González. Posición que fue reiterada en sentencia del 4 de octubre de 2012. Proceso número 11001 0324 000 2007 00291 00. M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
8 Folio 315 de este Cuaderno.