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AC2416-2021 (2020-00696-00)
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
AC2416-2021
Radicación n. º 11001-02-03-000-2020-00696-00
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021)
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por Federico Díaz Quintero, Carolina Andrea Bernate Gutiérrez, Instituto Ingrese a la Universidad S.A.S. e Instituto Ingrese a la Universidad Sede Medellín S.A., frente al auto de 27 de enero de 2019, donde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, negó conceder el recurso de casación instaurado contra la sentencia de 9 de octubre del mismo año, dictada por esa Corporación dentro del proceso de protección de derechos de propiedad industrial de Fausto Sáenz Orjuela respecto de los recurrentes.
1. Antecedentes
1.1. Petitum: Declarar que los demandados incurrieron en actos de competencia desleal e infracción a la propiedad industrial, en los términos de los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
En adición, ordenar a los interpelados «cesar las conductas que constituyen infracción sobre los derechos de propiedad industrial»; suspender y retirar la utilización de elementos denominativos gráficos y conceptuales, similares o idénticos del distintivo «U» e «Ingrese a la U».
1.2. Causa petendi: Es titular de la mencionada marca según los certificados nº 449794 y 465123, respectivamente.
Los convocados, uno de ellos ex asesor de una compañía de propiedad del convocante, utilizaron, sin su autorización, los anotados signos marcarios para ofrecer servicios comerciales, los cuales pueden causar riesgos de confusión o asociación para los consumidores, pues los desorienta sobre la actividad y establecimientos ajenos, comportamientos que tienen por objeto «desviar la clientela».
1.3. Sentencia de primera instancia: El 1 de noviembre de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, negó las pretensiones porque los interpelados dieron uso anterior a la marca antes que «el demandante adquiriera los derechos de la misma».
1.4. Fallo de segundo grado: El superior, al resolver la apelación del actor, revocó el proveído del a quo, y en su lugar, acogió las súplicas.
En consecuencia, ordenó a los demandados cesar las conductas que constituyeron infracción sobre los derechos de propiedad industrial; les prohibió utilizar la expresión «U» e «Ingrese a la U»; exigiéndoles también retirar cualquier aviso, letrero, valla, pancarta, papelería y en general, cualquier material comercial y/o publicitario donde se empleara esa marca.
Los conminó, además, a modificar las razones sociales del Instituto Ingrese a la Universidad EU y el Instituto Ingrese a la Universidad Sede Medellín S.A.S., incluido el nombre comercial «Ingrese a la U».
Así mismo, los obligó a pagar al demandante la suma de 100 s.m.l.m.v.
1.5. Recurso de casación: Lo formuló el extremo pasivo.
1.6. Decisión sobre la concesión: El Tribunal mediante proveído de 27 de enero de 2019, no accedió a tramitarlo, aduciendo la falta de demostración del interés de los recurrentes.
Lo anterior, porque en el asunto, el agravio inferido en la sentencia se estimaba con la resolución desfavorable a los accionados, como la orden de cesar el uso de los signos distintivos infractores y la condena por 100 s.m.l.m.v.
Igualmente, al examinar los elementos de prueba obrantes en el expediente, ninguno demostró que los demandados sufrieran una afectación superior a 1.000 s.m.l.m.v., por tal razón, no se cumple con el requisito económico del artículo 338 del C.G.P.
Ahora, si bien los impugnantes alegaron que el fallo afectó sus ingresos, pues en el 2016, según la inspección judicial practicada a sus libros contables, y el dictamen pericial elaborado con fundamento en estos, ascendían a $1.185´324.774,oo, dicha cifra resultaba insuficiente para acreditar el interés, por cuanto correspondían al «giro ordinario de sus negocios»; y no, en concreto, a la merma patrimonial de prohibirles continuar usando activos intangibles como los «signos infractores».
1.7. Reposición y recurso de queja: Lo interpusieron los recurrentes, expresando que la experticia practicada en el proceso era idónea para evidenciar el quantum.
Señalaron, además, a propósito de los ingresos comunes, que su monto debía tenerse en cuenta para recurrir en casación, pues si bien el fallo del Tribunal no pretendía la liquidación de la persona jurídica, tampoco la suspensión de sus actividades comerciales, en todo caso, lo ordenado conllevaba, en la práctica, «(…) la desaparición del empresario mercantil que ha construido su imagen y buen nombre (goodwill) a partir de sus derechos de propiedad industrial (…) durante más de 10 años».
1.8. Determinación frente al remedio horizontal: Se negó el 12 de febrero de 2020, precisando que el precepto 339 ejúsdem, impone al impugnante la carga de «brindarle los elementos de juicio suficientes para determinar el interés para recurrir en casación», situación no ocurrida en el asunto, aspecto que conlleva confirmar la decisión impugnada.
Con todo, el mencionado dictamen no acreditó la relación económica entre los signos distintivos y la merma de los ingresos por las restricciones a su uso; y porque en todo caso, la experticia solo daba cuenta de lo percibido en el 2016, sin que ello permitiera establecer el valor actual del perjuicio a la fecha de la sentencia, pues se desconoce si los mismos eran fijos o fluctuantes.
En conclusión, mantuvo su decisión, y por tanto, ordenó la expedición de copias para desatar la impugnación objeto de este pronunciamiento.
2. Consideraciones
2.1. De conformidad con el artículo 352 del C.G.P., el recurso de queja procede contra el auto que deniega conceder el de casación, por consiguiente, la competencia de esta Corte se limita a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la respectiva reposición, estuvo o no ajustado a la ley.
2.2. Para el remedio extraordinario, la regla 338 ejúsdem señala su procedencia en litigios donde las pretensiones sean esencialmente económicas, siempre y cuando «(…) el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv) (…)», los cuales, traducidos a pesos en 2019, equivaldrían a $828´116.0001.
Si el fallo es totalmente desestimatorio de las pretensiones, su estimación para impugnar en casación estará definido por lo pedido en la demanda; pero, si dicha providencia sólo acoge parcialmente lo reclamado, el quantum se determinará por la desventaja que le deriva la decisión2. Tratándose de la contraparte, el agravio se estimará con lo desfavorable resuelto en la sentencia, según sea el caso.
2.3. En el asunto, tratándose de un litigio de naturaleza declarativa, relacionado con la protección de la propiedad industrial, en principio, la decisión favorable al actor, sin excepción, provoca innegables consecuencias pecuniarias para los demandados, pues su efecto práctico no fue otro que afectar activos intangibles como los signos distintivos, la marca, el nombre, el lema comercial y dominio, con los cuales se identificaban y ofertaban servicios en el mercado.
2.4. El Tribunal, luego de apreciar el menoscabo monetario alegado por los recurrentes demandados, el cual estableció, conforme al acápite resolutivo de la sentencia de segundo grado, y concluyó que no había interés para recurrir.
En efecto, los perjuicios inferidos en la decisión impugnada los fijó con i) la condena por 100 s.m.l.m.v.; y la ii) orden de cesar el uso de los signos distintivos infractores.
El primero, lo descartó prima facie por ser inferior al exigido al artículo 338 del C.G.P.
El segundo, relacionado con el activo intangible, como la marca, su valor debía establecerse en función de la actividad comercial realizada por los recurrentes y el uso de los signos en disputa, esto es, a partir de la variable de la estimación de esta última y la prohibición de utilizarla, aspecto que no pudo fijarse con los elementos de prueba obrantes en el expediente.
Lo anterior, por cuanto el dictamen rendido en el proceso señaló apenas los ingresos del Instituto Ingrese a La Universidad S.A.S. para el año 2016, omitiendo señalar si los mismos eran producto de la variable exclusiva de la utilización de la marca, prescindiendo también de determinar cuál era el valor de dicho activo, a fin de establecer, por lo menos, un estimativo de su pérdida.
Así las cosas, ante la imposibilidad de establecer el menoscabo inferido a los demandados, no se demostró que estos sufrieran una afectación superior a 1.000 s.m.l.m.v., por tal razón, no se acreditaba el requisito económico del artículo 338 del C.G.P.
2.5. Lo anotado, en efecto, resulta acertado, pues la controversia sobre la infracción al Régimen Común de Propiedad Industrial, en particular, frente al uso indebido de signos distintivos, ameritaba realizar un cálculo más específico sobre el monto del perjuicio para recurrir en casación, esto es, por la restricción de utilizar unas marcas. Tal aspecto, por tanto, no era posible hacerlo con los elementos de juicio obrantes en el expediente.
El Tribunal, a propósito, prohibió a los demandados recurrentes usar los signos «U» e «Ingrese a la U»; y los obligó, además, a modificar sus razones sociales por contener a los mismos.
La cuantificación del agravio, per sé, no acarreaba una merma pecuniaria expresa, pero si implícita, la cual debía estimarse, necesariamente, con el valor de los anotados signos distintivos para los convocados; para luego, fijar el monto actual o futuro de su pérdida por la imposibilidad de usarlos.
El dictamen rendido en el proceso por petición del demandante, concretó los ingresos del Instituto Ingrese a La Universidad S.A.S. para el año 2016, estimados en $1.185´324.774,oo, pero no especificó, como era lo pertinente, si estos correspondían exclusivamente al beneficio económico por uso de las marcas en disputa, durante qué o cuáles períodos, y si eran o no fluctuantes.
No puede acogerse el rubro neto de los ingresos, pues no estiman el perjuicio por la restricción de usar las señaladas marcas, pues la relación de estas y los ingresos no erigen una variable única y apodíctica para cuantificar las consecuencias económicas derivadas de las infracciones al régimen de la propiedad industrial, pues en línea con en el acápite resolutivo de la sentencia del ad-quem, a los convocados no se les impidió seguir ejerciendo su actividad comercial; por tanto, la prohibición de usar los signos distintivos no implicaba dejar de recibir ingresos, pues a lo sumo, estos variarían; aspecto que obligaba a calcularlos con precisión, certeza y claridad, cuestión de la que prescindió la experticia. Por ejemplo, ¿dónde quedaban los costos, la administración, los imprevistos, las utilidades, los impuestos, las fluctuaciones que genera una actividad empresarial en cada época para edificar el perjuicio con los ingresos brutos desdeñando todo ese cúmulo de ítems y muchos otros elementos de la premisa económica?.
2.6. Pero hay más. En cuanto hace a los criterios para la cuantificación del menoscabo derivado de la prohibición de continuar utilizando unos signos marcarios, el anotado dictamen pudo y no lo hizo, tener en cuenta los factores previstos en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, el cual ilustra las variables a tener en cuenta para cuantificar perjuicios derivados de conductas que vulneren derechos de propiedad industrial.
A propósito, el canon ejúsdem, señala tres criterios; (i) el primero, relacionado con el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción o prohibición de uso; (ii) el segundo, en el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de la transgresión; y (iii) el tercero, en el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
Si bien los mencionados criterios no resultan definitivos, obligatorios o limitados, tampoco restringen la cuantificación del interés en casación, pero sí sirven para ilustrar, como debió irradiar en este asunto, la forma de fijar el agravio ocasionado por la sentencia.
Adicionalmente es de recordar que los demandados no desconocen el carácter económico del litigio, y en este aspecto hallan su médula en forma explícita e implícita. También, cual se plasmó y motivó en la decisión de fondo impugnada extraordinariamente, no podía inadvertirse que, el Tribunal desestimó el dictamen practicado en las instancias, todo lo cual condujo a la estimación de los 100 salarios mínimos legales mensuales; en consecuencia, de antemano los demandados recurrentes no podían apoyarse en él para determinar la cuantía, y como corolario, para la apreciación del interés que les legitimaba, debían presentarlo siguiendo las pautas del art. 339 del C. G. de P.
2.7. Con todo, insístase, los recurrentes debían aportar, al solicitar el recurso, entendiendo que no concurría la cuantía suficiente, el dictamen o la prueba correspondiente para acreditar la suficiencia del quantum, en el marco del precepto 339 ídem, cual lo autoriza en forma manifiesta esta disposición, incuria que no puede subsanar esta Corte.
2.8. De acuerdo a lo discurrido, no prospera la presente queja.
2.9. Se prescinde la condena en costas, al no erogarse gastos en esta sede.
3. Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve,
Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la providencia proferida el 9 de octubre de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso declarativo ya referenciado.
Devuélvase lo actuado a la Corporación de origen. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
1 Cifra calculada con fundamento en el Decreto 2451 de 27 de diciembre de 2018, el cual fijó el salario mínimo mensual de 2019 en $828.116,oo.
2 CSJ AC, 5 sep. 2013, reiterado en AC6011-2015.