Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00451-00
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
STC2473-2024
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00451-00
(Aprobado en sesión de seis de marzo de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).
Se decide la acción de tutela instaurada por Primitivo Restaurante Bolera Bar S.A.S., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, trámite al cual se vinculó a las partes e intervinientes en el juicio que originó la queja.
ANTECEDENTES
1. La sociedad promotora del amparo, a través de apoderado judicial, reclamó protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y defensa, presuntamente conculcado por la autoridad judicial accionada.
Solicitó, entonces, se «anule la sentencia del Tribunal… y se le ordene reemplazarla por una nueva… que revoque la de primera instancia…».
2. Son hechos relevantes para la definición del presente asunto, los siguientes:
2.1. Pablo Adrián Ríos Uribe, en calidad de representante legal de las marcas mixtas «PRIMITIVo» y «PRIMITIVO FDO», promovió demanda en contra de Primitivo Restaurante Bolera Bar S.A.S., con el fin de que se declarara que la convocada infringió los derechos de propiedad industrial de las referidas marcas, concedidas bajo los certificados 519716, 667985 y 530587, registradas para identificar los servicios de clases 29, 35 y 43 de la clasificación de Niza, esto es, alimentos, actividades comerciales y servicios de restaurante, respectivamente, y, en consecuencia, se le ordenara no utilizar la expresión «Primitivo», no hacer publicidad con dicho nombre, además, se declarara la responsabilidad por daños y perjuicios, y se condenara a la indemnización por el uso no autorizado y de mala fe en los términos del literal b del artículo 243 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina o, en subsidio, dicha cifra por el precio que hubiese pagado por una licencia.
2.2. El conocimiento del asunto lo asumió la Superintendencia de Industria y Comercio – Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, quien tras surtir el trámite de rigor, el 3 de noviembre de 2022 declaró infringidos los derechos de propiedad industrial, ordenando retirar el uso del signo «primitivo», su publicidad, modificar su razón social, al tiempo que, condenó a pagar al demandante la suma de $150.000.000 a título de indemnización de perjuicios, conforme al decreto 1074 de 2015; decisión recurrida en apelación
2.3. El 7 de diciembre de 2023 el Tribunal, en sede de alzada, confirmó la decisión referida a espacio, al considerar, en concreto, que no se probó que el vocablo «Primitivo» es de uso usual, pues algunos de ellos son marcas registradas para identificar los servicios de las clases 30 y 31 y los de la actora en las clases 29, 35 y 43; además, los signos marcarios del demandando tienen similitudes con los del convocante, puntualmente el uso de la expresión primitivo y no por la representación gráfica.
2.4. Por vía de tutela se duele la quejosa, en síntesis, de la decisión referida a espacio, pues, en su sentir, «probó prolijamente que hay múltiples establecimientos de comercio (Aportó tanto certificados de cámara de comercio como videos sobre páginas de redes sociales donde se hace mención en sus enseñas comerciales) que usan el elemento PRIMITIVO y que hay marcas registradas en las clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen el elemento PRIMITIVO», esto es, de suministro de alimentos y bebidas.
2.5. Indicó que la Superintendencia «en reiteradas ocasiones ha dicho que hay estrecha conexidad entre servicios de restaurantes (clase 43) y productos alimenticios (clases 29, 30), y tiene su razón de ser, toda vez que dentro de los servicios de restaurante y hoteles se pueden ofrecer toda clase de productos alimenticios, tales como caramelos, turrones, o café», por lo que al existir esa conexidad «entre las clases dirigidas a la industria alimenticia y no hay limitaciones impuestas en ese sentido, no le era dable al Tribunal, dar un giro en la materia creando una verdadera incertidumbre jurídica, otorgándole el uso exclusivo a la parte demandante en el proceso judicial y de esta manera prohibir[le]… un uso de un término dentro de su enseña comercial que es usado por múltiples comerciantes».
2.6. Refirió que se le impuso una carga inexistente en la legislación para demostrar el uso del signo «primitivo», toda vez que, «la única manera que existe de demostrar la calidad de común de un signo no es mediante marcas registradas», razón por la que con las cámaras de comercio aportadas era suficiente para revocar el fallo de primera instancia, que daban cuenta de «la recurrencia a la palabra PRIMITIVO en establecimientos de comercio dedicados a prestar los servicios de suministros de alimentos y bebidas».
2.7. Agregó que con la decisión del Tribunal se compromete su garantía a la igualdad, en la medida en que, insiste, hay productos alimenticios y servicios de restaurantes que presentan conexidad.
3. La Corte admitió el libelo de amparo, ordenó librar las comunicaciones de rigor y pidió rendir los informes a que alude el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter
1. 1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá refirió que emitió fallo en sede de alzada, en el que valoró en integridad las pruebas, aplicó las disposiciones sustanciales y procesales llamadas a disciplinar el caso; remitió link para la consulta del expediente.
2. La Superintendencia de Industria y Comercio relató las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; pidió su desvinculación de la salvaguarda, al considera que la presunta vulneración de garantías fue edificada al Tribunal y no a esa autoridad.
3. Pablo Adrián Ríos Uribe, a través de apoderado judicial, instó la improcedencia del resguardo al considerar que la decisión criticada no luce arbitraria, además, no es una instancia adicional del proceso para reabrir un debate ya clausurado en instancia, máxime cuando el escrito de tutela «no son nada diferente a un copiado y pegado en cuatro páginas de la sustentación del recurso de apelación».
4. Los demás guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.
Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.
2. Se precisa que el análisis que se efectuará en esta instancia, se circunscribirá a la sentencia de 7 de diciembre de 2023, mediante el cual el Tribunal acusado confirmó el que dictó en primera instancia la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infringidos los derechos de propiedad industrial por parte de la convocada, ordenando retirar el signo «primitivo», así como toda la publicidad que contenga el mismo y modificar la razón social suprimiendo esa expresión, además la condenó a pagar, a título de indemnización de perjuicios, la suma de $150.000.000; comoquiera que, fue dicha providencia la que concluyó el debate suscitado en el juicio objeto de reproche constitucional.
Y al examinar tal determinación, encuentra esta Colegiatura que la salvaguarda rogada está llamada al fracaso, porque con aquélla no se incurrió en arbitrariedad alguna que imponga la intervención del juez constitucional.
2.1. En efecto, allí el Tribunal acusado tras citar la normatividad aplicable al caso, las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decreto 486 de 2000), y precisar que «quedó demostrada la manera fehaciente la titularidad de las marcas en las (3) clases», precisando que en cuanto al registro 29 y 43 el 2 de marzo de 2015 se registró la marca «PRIMITIVo Mixta», cuyos productos y/o servicios son: «29: Carne, pescado, ave y caza. 43: Servicios de restaurante (alimentación). Hospedaje Temporal», asimismo, la marca mixta «PRIMITIVO FDO» de 14 de marzo de 2020, cuyos productos y/o servicios son: «Presentación de servicios de restaurante; restaurante de autoservicio; restaurantes de comidas selectas; restaurantes con servicios de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bares y restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes para turistas; servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares», y con clase 35 la marca «PRIMITIVO FDO Mixta» de 24 de agosto de 2015, con productos y/o servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de consultoría en gestión empresarial, importación – exportación, servicios de mercadeo, entre otros; analizó las probanzas allegadas al plenario, consignando que:
En el particular, el iudex a quo no encontró probado que el vocablo PRIMITIVO contenido en las marcas del demandante sean de uso común o usuales, con los siguientes argumentos: 1) el literal g) del artículo 135 de la norma comunitaria es aplicable al registro de la marca, y aquí eso ya ocurrió sin oposición, tal como se demostró con la confesión del representante legal de la encausada y la contestación de la demanda; 2) se aportaron 14 certificados de existencia y representación legal que contienen la expresión PRIMITIVO, pero no se puede afirmar que sea un grupo representativo de comerciantes o empresarios en el mercado colombiano, por lo que no son suficientes para inferir que el citado vocablo sea de uso común para los servicios o productos en que se encuentran registradas, toda vez que para tal fin, era necesario que la pasiva acreditara el número aproximado de comerciantes inscritos en el país, cuántos utilizan la palabra ya conocida y que ese resultado es mayoritario frente a los que no la utilizan; 3) era necesario que probara la encausada que el signo Primitivo se encuentra registrado por otros titulares para los mismos servicios o productos que el actor; 4) los signos Monte Primitivo, La Turronería Primitivo Rovira e Hijos, Primitivos, Primitivo by Ancestral, están registradas para identificar servicios de las clases 30 y 31 y los de la actora en las clases 29, 35 y 43.
(…)
La norma mencionada (literal d) art. 155 D.486/2000) se refiere al trámite de registro marcario, asunto que para el de marras ya ocurrió frente a los signos PRIMITIVO FDO y PRIMITIVo, en las clases 29, 35 y 43, sin que se atacara tal razonamiento fáctico y jurídico por la inconforme y, en todo caso, de haberlo hecho, lo cierto es que las interpretaciones judiciales citadas y las pruebas arrimadas respaldan la consideración del juez. Ahora bien, como al momento en que se acudió al aparato judicial para resolver esta controversia estaban en firme los registros marcarios del actor y en la solicitud y concesión de los mismos no existió oposición de la demandada ni de terceros, es importante resaltar que ello no lleva por sí solo a acoger las pretensiones, en la medida en que era menester determinar si la encausada cumplió con su carga de acreditar que la expresión primitivo es de uso común, lo que no ocurrió.
Lo anterior, porque el fallo se soportó en parte en la Resolución 69635 de 19 de octubre de 2019, con la que se negó el registro de la marca PRIMITIVO FDO, para la clase 43, por la causal contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, debido a que el signo PRIMITIVo (29 y 43), era de titularidad de Melissa Giraldo Meléndez, y en ese asunto, por ser Ríos Uribe un tercero con intención de inscribir un signo que pudiese tener incidencia en la elección del público en la misma clase, el servicio de restaurante, la autoridad registral no accedió a la solicitud; no obstante, luego de adquiridos los derechos de PRIMITIVo, o sea, cuando hubo identidad en el titular de los signos, se superó esa barrera y se permitió el registro, en tanto las marcas estaban a nombre del mismo empresario.
Luego, frente a la valoración de los certificados de existencia y representación legal allegados con el fin de demostrar que otras empresas tienen la palabra «primitivo», dijo que:
En el fallo se examinaron y ameritaron un pronunciamiento expreso los certificados de existencia y representación legal allegados que contienen la palabra PRIMITIVO, sobre los que se dijo que no logran ser un grupo representativo de empresarios, disertación de la que se aparta esta Colegiatura, como quiera que hay libertad probatoria para demostrar el uso común de un signo y no puede imponérsele una suerte de tarifa legal a la parte, como lo sería el que identificara el total de comerciantes registrados a nivel nacional que utilizan el vocablo, con qué fin lo emplean y si pertenecen a las clases en que están inscritas las marcas del demandante, por convertirse ello en una carga irrazonable para la encausada; sin embargo, esta divergencia entre lo dicho en la sentencia fustigada y lo considerado por el Tribunal no lleva a revocar aquella, debido a que, como se verá a continuación, no se satisfizo la labor demostrativa referente a que la palabra primitivo es de uso común o que el signo que utiliza la pasiva es suficientemente distintivo y diferenciado de los del actor.
En efecto, la demandada demostró que la locución PRIMITIVO está registrada para servicios o productos de las clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza y no para las mismas del demandante (29, 35 y 43), como quiera que la marca MONTE PRIMITIVO (nominativa) protege los productos de la clase 30 (versión 11): “Café; bebidas de café; café descafeinado; café molido; café sin tostar; extractos de café; mezclas de café; café tostado en granos; sucedáneos del café”. La marca LA TURRONERÍA PRIMITIVO ROVIRA E HIJOS (nominativa), de la clase 30, pero de la versión 10, alude a productos como “turrones, dulces, caramelos, productos de panadería, productos de pastelería y confitería”. La marca PRIMITIVOS (mixta), igualmente de la clase 30, protege “dulce a base de azúcar caramelizado y mantequilla; dulce de leche; productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de cacahuetes; caramelos de chocolate; caramelos duros; caramelos duros recubiertos de azúcar; caramelos de goma; caramelos gomosos; caramelos masticables; caramelos masticables de azúcar y mantequilla [Tofees]; caramelos de menta; barras de cereales; barras de golosinas; galletas*; galletas de barquillo; galletas de mantequilla; galletas saladas con sabor a gamba”.
Implica lo precedente, que en la decisión de primera instancia hubo pronunciamiento y valoración de las citadas pruebas sin incurrir en los errores endilgados por la pasiva, pues nótese que realmente las marcas con la expresión PRIMITIVO distintas a las del actor pertenecen a las clases 30 y 31, es decir, a productos y servicios disímiles a los registrados por las de este (29, 35 y 43).
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter
Seguidamente, frente a la conexión competitiva, dijo que:
Si bien el Tribunal Comunitario explicó que “[e]l que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva”, revisados los productos y servicios de las clases en que se registraron las marcas del demandante, se vislumbra que no incurren en directa competencia con los de las restantes marcas a nombre de terceros, como quiera que los de aquel encuadran, como ya se anotó, en carne, pescado, ave y caza, servicios de restaurante u hospedaje temporal, venta de bebidas, comida a domicilio y gestión de negocios en el ramo de la venta de comida, mientras que las demás marcas vistas tiene productos específicos como el café, sus derivados y la confitería, situación que de suyo hace que se trate de productos y servicios que por su especificidad, no pertenecen a un solo segmento de mercado para pregonar que están correlacionados por su naturaleza.
En todo caso, se recuerda que los factores de conexidad competitiva, entendidos como productos o servicios complementarios o con finalidad similar, con idénticos canales de distribución, divulgación o comercialización, destacados por la superintendencia de Industria y comercio en la Resolución No. 69365 de 19 de octubre de 2019 al negar un registro, se analizan, precisamente, al momento de acceder o no a inscribir la marca o signo por la autoridad competente, que no a posteriori. En el documento en mención se efectuó por la SIC el análisis de conexidad que echó de menos la encausada respecto a las marcas del actor, por lo que queda sin asidero su reparo. Sin embargo, como el problema jurídico gira en torno a si existió la infracción marcaria, posterior al registro aludido, es necesario tener en cuenta que los signos marcarios de Ríos Uribe fueron cotejados por el iudex a quo con el que utiliza la demandada en su establecimiento de comercio y para publicitar sus productos en el mercado y encontró evidentes similitudes que permiten inferir la infracción de la propiedad industrial del actor, puntualmente por el uso de la expresión primitivo y no por la representación gráfica.
Dicha tarea comparativa se llevó a cabo siguiendo los parámetros que al respecto ha establecido el TJCA (IP-12-2014), entre ellos: que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; estas deben revisarse sucesivamente y no en simultánea; tener en cuenta las semejanzas, no las diferencias; no pasar por alto la naturaleza del producto; quien aprecie el parecido ha de ponerse en el lugar del presunto consumidor.
Y, concluyó que:
En ese orden, el compendio probatorio no permite establecer que existen múltiples marcas registradas con el vocablo primitivo en las mismas clases de la Clasificación Internacional de Niza en que se inscribieron la del demandante, por lo que no es dable concluir que estas son débiles por valerse de un signo de uso común.
La inconformidad sustentada en que no se indicó en la sentencia en qué consistieron las violaciones de las 3 marcas del demandante, rápidamente queda desprovista de asidero, al memorar que el Superintendente Delegado resaltó el objeto social desarrollado por cada una de las partes del litigio, cotejó sus signos, encontró la similitud, el riesgo de confusión y asociación que ello apareja para el consumidor, lo que da cuenta de que si se explicó con suficiencia en qué consistió la infracción cometida por cada signo marcario. Finalmente, en la providencia se dieron a conocer los motivos por los que se impuso la condena en la cuantía de 150 s.m.l.m.v., disertaciones contra las que no hubo puntual reproche.
Así las cosas, se concluye que la decisión controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera que la queja de la sociedad peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional.
Y es que, en rigor, lo que aquí planteó la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporación enjuiciada con apoyo en la normatividad aplicable al caso concreto, así como la debida valoración de las probanzas allegadas al plenario, concluyó que, los certificados de cámara de comercio de terceros que fueron allegados, no lograron demostrar un grupo representativo, pues las marcas allí expuestas con la expresión «primitivo», pertenecen a la clase 30 y 31 como lo son bebidas de café, café sin tostar, extractos de café, café en granos, así como turrones, caramelos, productos de panadería, galletas, entre otros, siendo productos disimiles a los registrados por las partes, los cuales son las clases 29, 35 y 43, restaurante, bar y hospedaje.
Anotó que si bien, el Tribunal comunitario refirió que el producto de una clase también podría serlo de otra, si entre ellos hay conexión competitiva, lo cierto es que, para el caso, los servicios y productos de las clases de las marcas registradas del demandante no incurren en directa competencia con las otras marcas a nombre de terceros, pues, se insiste, los del demandante se encajan en carne, pescado, ave y caz, servicios de restaurante, hospedaje temporal, venta de bebidas, comida a domicilio y gestión de negocios en el ramo de venta de comida, mientras que las demás marcas tienen productos específicos de café sus derivados y la confitería, productos que por su especificidad no pertenecen a un solo segmento de mercado, por lo que no se puede pregonar una correlación por su naturaleza; de ahí que, no es posible establecer que existen múltiples marcas registradas con el signo «primitivo» en las mismas clases de la Clasificación Internacional de Niza en que se inscribió el convocante, por lo que no es dable concluir que éstas son débiles para valerse de un signo de uso común.
En ese orden de ideas, las deducciones del Tribunal no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, «máxime si la que ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocerían normas de orden público… y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses» (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).
Sobre el particular, también se ha dicho de forma reiterada que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes» (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01).
Además, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional.
3. Lo anterior resulta suficiente para denegar la protección pedida.
DECISIÓN
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no impugnarse.
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00451-00
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter